Agotamiento del derecho marcario y contrato de distribución

trademark infringement

Absueltos de infracción marcaria y competencia desleal por justificación basada en un contrato de distribución y agotamiento marcario.


La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 02 Alicante, actuando como Juzgado de Marca de la Unión, que desestimaba una demanda planteada en ejercicio de una acción por infracción de marca comunitaria y de otra por unfair competition, al entender que el contrato de distribución previo era justificación suficiente para que los demandados utilizaran dichas marcas.

The uprising has taken place in judgment No 277/2016, de la Audiencia Provincial de Alicante, rendered in date 10/10/2016.

F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd y Seeley International (Europe) Limited se dedican a la fabricación, comercialización y distribución de productos de calefacción y refrigeración bajo las marcas “BREEZAIR” e “ICON”, que son de titularidad de F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd. Entre otras, las entidades Seeley Internacional Ibérica SL y Seeley Internacional Europe LTD se dedican a la distribución de dichos productos.

The 11/05/2009, Seeley Internacional Ibérica SL celebró con Termigo Microclimas SLU un distribution agreement en exclusiva para los territorios de Cataluña, Valencia, Murcia, Albacete, Baleares y Canarias, en relación varios modelos “BREEAZAIR” e “ICON”. The contract, a partir de 04/2011 Seeley Internacional Europe LTD se subrogó en la posición de Seeley Internacional Ibérica SL.

The 31/12/2013 finalizó el contrato de distribución por decisión de Termigo Microclimas SLU.

For his part, Termigo Microclimas SLU y otra entidad vinculada a ella, Climatización Profesional SL, habían desarrollado un aparato refrigerador y climatizador propio, diferenciado bajo la marca “BIOCOOL”, que comenzaron a producir y distribuir. Los clientes de estas entidades eran profesionales, no consumidores.

A pesar del fin del distribution agreement, Termigo Microclimas SLU y Climatización Profesional SL, transcurridos los plazos establecidos en el contrato de distribución para cesar en el uso de las marcas tras la finalización de la relación comercial (90 days), continuaron utilizando las marcas “BREEZAIR” e “ICON” para vender el stock de productos que les quedaba del contrato de distribución. Also, cuando un potencial cliente se interesaba por dichos aparatos, Termigo Microclimas SLU y Climatización Profesional SL también le ofrecían una comparativa entre las características de dichos aparatos y el de su climatizador “BIOCOOL”.

Based on the above, F.F. Seeley Nominees Pyt. Ltd y Seeley International (Europe) Limited interpusieron demanda contra Termigo Microclimas SLU y Climatización Profesional SL, en ejercicio de la acción de mark infringement, on the one hand, por entender que la conducta de los demandados infringía las marcas “BREEAZAIR” e “ICON” en la medida en que el uso que les estaban dando podía causar confusión entre los potenciales compradores, y de la acción de unfair competition, por entender que dicha conducta infringía las exigencias de la buena fe.

Dicha demanda fue íntegramente desestimada por el Juzgado de lo Mercantil nº 02 Alicante, actuando en funciones de Juzgado de Marca de la Unión, dictó sentencia de 17/03/2016. Against this judgment, and the embroidery, los demandantes interpusieron recurso de apelación reproduciendo la discusión ante la Audiencia Provincial de Alicante, which dismissed the appeal ratificando los razonamientos de la sentencia de primera instancia.

En relación a la aducida posible infracción de las marcas “BREEAZAIR” e “ICON”, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia entienden que la conducta de los demandados no constituye infracción alguna de dichas marcas, porque los artículos 12 and 13 del Reglamento (EC) No. 207/2009 del Consejo, que recogen la figura del llamado “agotamiento del derecho marcario”, específicamente prevén que el titular de la marca no pueda prohibir su uso en relación a productos comercializados en el Espacio Económico Europeo. In this regard:

1. Las entidades demandadas tenían stock de aparatos adquiridos a las entidades demandantes, lo que constituye el presupuesto necesario para tener por agotado el derecho marcario de los actores.

2. La figura del agotamiento del derecho marcario es de naturaleza imperativa y nace anudada a la posesión comercial de productos por parte de la distribuidora, de manera que el plazo establecido de 90 días para cesar en el uso de las marcas no puede constituir una excepción al mismo. Lo contrario supondría, de facto, atribuir al titular de la marca el control de la comercialización de sus productos más allá de la primera venta, compartimentar mercados y, ultimately, contravenir la política europea de mercado único.

3. No se aprecia motivo legítimo para desvirtuar el agotamiento del derecho marcario, en la medida en que en la conducta de Termigo Microclimas SLU y Climatización Profesional SL no hay uso publicitario lesivo para la reputación de las marcas, ni para sus funciones de distinción.

Moreover, en relación a la acción por unfair competition, the Provincial Court, confirmando el razonamiento de la sentencia de primera instancia, no entiende que los demandados hayan obrado contraviniendo el principio de buena fe, for the following reasons:

1. Los demandados tienen una justificación objetiva para utilizar las marcas de las que son titulares los demandantes, a fin de vender el stock restante de productos.

2. En ese uso no están afectando negativamente a la posición en el mercado the plaintiffs, ni están obstaculizando el desarrollo de su actividad comercial.

3. Del modo en el que los demandados utilizan las marcas no se deriva riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas.

Al respecto de esta última cuestión, la Audiencia Provincial remarca que ofertar productos de la marca “BIOCOOL” junto con los de las marcas “BREEZAIR” e “ICON” únicamente supone una utilización dinámica de los signos propios y ajenos, conducta que no sólo no resulta contraria a la buena fe, but, además permite ofrecer al cliente una más amplia gama de productos, aumentando su información y construir en mayor profundidad su consentimiento, y constituye una estrategia de promoción lícita, cuando su objetivo es estimular al usuario para que solicite información por los productos del oferente (STJUE de 22/09/2011).

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