Cuatro criterios de distintividad de la marca tridimensional

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Las marcas tridimensionales deben superar cuatro criterios para ser consideradas distintivas

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Para comprobar el carácter distintivo de una marca tridimensional, se han de tener en cuenta los criterios establecidos por el TJUE, como la relación entre la marca y el producto, la percepción que tiene de ella el consumidor, su naturaleza y su singularidad propia.

La Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia el 15 de junio de 2020, con nº de Resolución 790/2020, desestimando el recurso de apelación interpuesto por CASTIZZA CENTRO 21, S.L., PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A. Confirmó en su integridad la sentencia dictada en primera instancia, declarando la nulidad absoluta de la marca española tridimensional inscrita por CASTIZZA CENTRO 21, S.L. También desestimó la impugnación de la sentencia que realizó STAR EXCLUSIVAS, S.L.

Antecedentes de hecho

CASTIZZA CENTRO 21, S.L., solicitó y obtuvo el registro de la marca española tridimensional de un tubo a través del que se accedía al producto que comercializaban, una golosina líquida con el fin de ser congelada.

STAR EXCLUSIVAS, S.L., interpuso demanda en 2012. Ejercitó acción de nulidad de la marca, alegando la falta de sustantividad propia y el registro de mala fe.

CASTIZZA CENTRO 21, S.L., no solo se opuso a la demanda, sino que, junto a PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A., presentaron demanda reconvencional, ejercitando la acción de infracción de la marca y, en su defecto, la acción de competencia desleal.

Primera Instancia

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia dictó sentencia el 31 de julio de 2019, estimando parcialmente la demanda interpuesta por STAR EXCLUSIVAS, S.L., contra CASTIZZA CENTRO 21, S.L. Desestimó la demanda reconvencional interpuesta por CASTIZZA CENTRO 21, S.L., PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.

El Juzgado declaró la nulidad absoluta de la marca española tridimensional inscrita por CASTIZZA CENTRO 21, S.L. Solicitó al Registro de Marcas la cancelación de la inscripción. Absolvió a STAR EXCLUSIVAS, S.L. de la reconvención planteada.

En definitiva, el Juzgado estimó la acción de nulidad de la marca, pero no apreció la mala fe en el registro por parte de CASTIZZA CENTRO 21, S.L. No estableció indemnización de daños y perjuicios. Desestimó la demanda reconvencional.

Audiencia Provincial

CASTIZZA CENTRO 21, S.L., PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A., interpusieron recurso de apelación.

Sobre la mala fe en el registro de la marca y la indemnización de daños y perjuicios

STAR EXCLUSIVAS, S.L., impugnó el pronunciamiento en primera instancia de desestimación de la mala fe en el registro de la marca y la desestimación de la indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandante defendía que, cuando CASTIZZA CENTRO 21, S.L., registró la marca, sabía que el tubo era un envase banal que se comercializaba de forma generalizada en España y a nivel internacional, por lo que el objetivo era adquirir el monopolio del envase y su forma técnica.

La Sala trajo a colación la doctrina que se fijó por el TJUE en la sentencia de 11 de junio de 2009, en el asunto C.529/07, asunto Lindt. Señaló que “para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes (…) y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

– el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

– la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

– el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.”

La Sala consideró que no quedaba acreditada la mala fe ni tampoco que el signo usado gozara de una importante protección jurídica. Desestimando la impugnación de la sentencia en este sentido. No entró a valorar la cuestión de la indemnización de los daños y perjuicios, pues esta iba vinculada a la estimación de mala fe (art. 54.2 Ley de Marcas).

Sobre la acción de nulidad y la acción de violación de la marca

Para la Sala, resultaba necesario analizar la doctrina jurídica sobre las marcas tridimensionales o marcas de forma para estimar el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.

Consideró que el signo debía cumplir con la función esencial de la marca, garantizando al consumidor o usuario final la identidad de origen del propio, distinguiendo, sin confusión, la procedencia de dicho producto.

“Por tanto, la marca debe permitir distinguir el origen o procedencia de los productos y servicios en el mercado. La consecuencia de ello es que, si la marca no permite dicha diferenciación, la marca será nula por incurrir en una prohibición absoluta. Así el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo.”

La STJUE de 13 de septiembre de 2018, en el asunto C-26/17 P, señaló que “el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas.”

La Sala valoró los criterios que el TJUE ofrecía para comprobar el carácter distintivo de una marca tridimensional que no contenía elemento denominativo o gráfico alguno para el caso concreto y a continuación los puntualizó:

PRIMER CRITERIO DEL TJUE: el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto.

Para la Audiencia: 1º).- Hay que averiguar si se trata de un signo que es susceptible de poder identificar el origen empresarial de un producto o servicio por la naturaleza propia de éste.

SEGUNDO CRITERIO DEL TJUE: la relación que la marca tiene con la percepción que, de ella, tiene el público al que se dirige el producto.

Para la Audiencia: 2º).- Hay que determinar quién es el público al que se dirige el producto. O, lo que es lo mismo, qué tipo de consumidor o usuario del producto es el que tiene que identificar el origen empresarial. En función de la respuesta anterior, qué diligencia le debemos exigir a ese consumidor o usuario cuando haga el análisis del origen empresarial al visualizar el producto.

TERCER CRITERIO DEL TJUE: la naturaleza del producto va a condicionar la marca que se utiliza para su identificación.

Para la Audiencia: 3º).- Se debe determinar si la marca cuestionada supone una forma especial que le permite diferenciarse del resto de las formas propias de ese producto (en nuestro caso, envases) que entran dentro de lo común, el uso o la costumbre en el sector y si necesita de un etiquetado que contenga una marca de tipo denominativo o gráfico para poder identificar el origen empresarial de los productos que contiene.

CUARTO CRITERIO DEL TJUE: no cabe confundir lo que es la singularidad del producto propio del diseño con lo que es la distintividad.”

Para la Audiencia: 4º).- Por último, indagar si esa forma especial sirve únicamente para ser atractivo o sirve también para identificar el origen empresarial del producto

La Sala concluyó, en base a estos criterios, que “(…) la forma o envase, considerado desde un punto de vista conceptual, es susceptible de poder identificar el producto que contiene. Y, también, desde un punto de vista conceptual, podría identificar el origen empresarial; (…) el análisis de la distintividad de la marca se hará desde la perspectiva de un consumidor medio entendiéndose por éste un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz del producto; (…) la marca cuestionada supone una forma que no está diferenciada del resto de las formas propias de este producto, envases, que entran dentro de lo común, el uso o la costumbre en el sector. Y, además, necesita de un etiquetado que contenga una marca de tipo denominativo o gráfico para poder identificar el origen de los productos que contiene pues, por sí sola, no sirve para la identificación del origen empresarial; (…) un envase que no tiene ninguna singularidad propia (…)”.

Sobre la acción de competencia desleal

STAR EXCLUSIVAS, S.L., encargó a una empresa china el suministro de un producto imitación que adquirían y comercializaban CASTIZZA CENTRO 21, S.L., PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.

STAR EXCLUSIVAS, S.L., intentó el registro de la marca, a sabiendas que CASTIZZA CENTRO 21, S.L., tenía registrada una marca prácticamente idéntica. Esta solicitud fue denegada en junio de 2014.

A partir de septiembre de 2016, STAR EXCLUSIVAS, S.L., comenzó la importación y comercialización de un producto similar, una golosina líquida para congelar. En 2017, STAR EXCLUSIVAS, S.L., comercializó un nuevo producto identificado con otra marca. No llevó a cabo ninguna actividad de publicidad ni propaganda de sus productos. CASTIZZA CENTRO 21, S.L., consideraba que se estaba aprovechando del esfuerzo y la reputación de CASTIZZA CENTRO 21, S.L., PRODUCTOS TAXI, S.L., y PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.

Por ello, en la demanda reconvencional plantearon que los hechos eran constitutivos de actos de competencia desleal previstos en los arts. 4, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, produciéndose una parasitación en las inversiones en el lanzamiento y consolidación de los envases de su producto.

La Sala concluyó que “no se considera que haya acto de confusión en el mercado en relación con los consumidores y usuarios a la vista de los distintos productos utilizados por una y otra sociedad. Así, por mucho que sea cierto que el envase sea ciertamente similar, ello no supone que se pueda generar una situación de confusión en el mercado.”

Tampoco consideró que hubiera aprovechamiento de la reputación porque el tubo no era un signo distintivo con derecho de exclusiva, pues se declaró la nulidad del registro de la marca.

Por último, en cuanto a la parasitación, la Sala estableció en la sentencia que “(…) el envase de las mismas características empleadas por ambas empresas no permite hacer la vinculación al origen empresarial. Por ello, la utilización de ese envase por la demandada reconvenida no suponía un acto de parasitación ni de aprovechamiento del esfuerzo comercial realizado por las demandantes reconvencionales.”

Por todo lo expuesto, la Sala desestimó el recurso de apelación.

Conclusión

Se protegerá por nuestro ordenamiento jurídico el empleo de un producto tridimensional que pueda provocar confusión en cuanto al origen empresarial del producto. El carácter distintivo del producto y de la marca afectará, no solo a su derecho a registrarla, sino también al grado de protección que se le pueda dar.

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