En las empresas existe una serie de conocimientos y habilidades para conseguir un producto u objetivo específico y que habitualmente no son objeto de registro como patentes o modelos de utilidad: Estas “habilidades” constituyen el “know-how” de la empresa y pueden ser objeto de transmisión.
Para el Tribunal Supremo (en sentencia de 30 de mayo de 2002) el know how es el “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento”. El know how procede de la experiencia y supone el complemento de lo que una persona no puede saber examinando el producto acabado.
En caso de que se cumpliesen los requisitos legales, se podría convertir en patentes o modelos de utilidad. Sin embargo es posible que al titular no le interese acudir a estas figuras por dos motivos:
1.- Al registrarla se convierte en pública: Cualquiera tiene acceso a ella y la tarea de localizar y perseguir a los que violan estos derechos puede ser cara y poco efectiva.
2.- Las patentes y modelos de utilidad tienen limitado su efecto en el tiempo.
Si se consigue mantener el know how en secreto, su duración es indefinida.
La violación del know how se puede perseguir por considerarse un acto de competencia desleal, recogido en el art. 15 de la LCD y un delito penal de los artículos 278 a 280 del Código Penal.
No existe en España una regulación específica de los contratos de cesión o licencia del know how, aunque se utiliza en la práctica y el Tribunal Supremo se ha hecho eco de su uso en el tráfico mercantil. Según el TS se trata del contrato mediante el cual una persona distinta del titular utiliza el know how durante un tiempo mediante una licencia o cesión.
Es también una forma de transferencia de tecnología. Por ello, además de la Ley de Defensa de la Competencia, se debe tener en cuenta la regulación de los acuerdos de transferencia de tecnología.
Normalmente, la cesión o licencia de know how no se presenta aislada, sino que forma parte de un contrato de concesión o de franquicia, donde puede haber también cesión de derechos de propiedad industrial, o marcas.
La cuestión más problemática en caso de conflicto es la prueba, como ocurre en la mayoría de los temas de competencia desleal.
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