Varias sociedades y sus socios han sido condenados por realizar actos de competencia desleal al aprovechar el conocimiento adquirido sobre técnicas industriales confidenciales que le fueron mostradas con ocasión de un anterior contrato de licencia exclusiva -que incumplieron-.
La decisión ha sido adoptada en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo N.º 474/2017, de 20/07/2017.
Los antecedentes de hecho fueron los siguientes:
Pipe Restoration Technologies LLC (en adelante, Pipe) era una sociedad americana dedicada a la limpieza de tuberías, y había desarrollado unas técnicas propias de actuación (con consideración de know-how) que le permitían acometer la limpieza de las mismas sin obras, una patente USA y dos marcas en la UE.
El 12 de diciembre de 2006, Pipe concedió una licencia exclusiva a la entidad Aceduraflo España S.L. (Aceduraflo España, en adelante) para que utilizara tanto las técnicas propias de actuación como las marcas europeas. Dicha licencia, sin embargo, imponía a Aceduraflo España un deber de confidencialidad y la obligación de cesar en el uso del know-how una vez concluyera la relación contractual.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2011 fue resuelto el contrato de 12 de diciembre de 2006, a causa de los incumplimientos por Aceduraflo España de sus obligaciones contractuales, en especial de pago de royalties. En ese momento, Pipe comenzó a explotar su know-how mediante una sociedad filial española, Pipe Restoration Technologies España, S.A.
Seguidamente, el 15 de marzo de 2011 (tan sólo 11 días más tarde de la resolución del contrato de 2006), D. Basilio, que había sido comercial de Aceduraflo, constituyó la sociedad Tecnología de Restauración de Tuberías sin Obras S.L.U., cuyo objeto social era el mismo que el de Aceduraflo España. Los tribunales del orden jurisdiccional social apreciaron sucesión de empresa de Aceduraflo España a esta nueva empresa.
En adición a lo anterior, el 13 de abril de 2011 (apenas un mes y 9 días más tarde de la resolución del contrato de 2006), D. Bernardo, que había sido socio de Aceduraflo España, constituyó la sociedad Aire Corindón Epoxy S.L., cuyo objeto social era la fabricación y venta de maquinaria para la restauración de tuberías sin obras.
En definitiva, como sin duda habrán concluido con la lectura de los hechos anteriores, algunos profesionales y socios de Aceduraflo España, además de permitir que su sociedad incumpliera las obligaciones derivadas del contrato de 12 de diciembre de 2006, crearon otras personas jurídicas en 2011 para aprovechar el conocimiento ganado desde 2006, quedando así liberados del pago de royalties a Pipe.
Pipe, comprobando que esa era la situación, decidió formular demanda en ejercicio de las acciones de competencia desleal contra todas las entidades mercantiles y las personas responsables que las constituyeron, alegando que habían incurrido en violación de secretos, aprovechamiento por alguno de los codemandados de la violación de secretos industriales, actos de engaño y conductas contrarias a la buena fe (artículos 13.1, 14.2, 5.1 y 4 Ley de Competencia Desleal, respectivamente).
Dicha demanda fue estimada en primera instancia por la sentencia de 11/04/2014, del Juzgado de lo Mercantil N.º 02 de Zaragoza, que a su vez fue confirmada en segunda instancia por la sentencia de 17/12/2014, de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
A pesar de ello, los demandados interpusieron recurso de casación defendiendo 1) que Pipe carecía de legitimación activa porque no intervenía en el mercado español; y 2) que no existía secreto industrial sobre los conocimientos que venían utilizando desde 2011 porque estaban recogidos en la patente USA.
El Tribunal Supremo desestimó ambos motivos, y ello por las siguientes razones
En lo que se refiere a falta de legitimidad activa para ejercer acciones por competencia desleal, el tribunal recuerda que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Competencia Desleal, la legitimación activa para ejercitar acciones de defensa de la competencia deriva de un doble requisito: que quien pretende accionar participe en el mercado y tenga intereses económicos directamente afectados por la conducta desleal. Ese doble requisito, continúa indicando el tribunal, debe analizarse en función de la conducta desleal, para evitar que una aproximación muy literalista conduzca a […] negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales denunciadas
Desde ahí, el Tribunal Supremo concluyó que Pipe sí participaba en el mercado español: primero mediante el contrato de licencia celebrado con Aceduraflo España en el año 2006, por el que le autorizaba para explotar en exclusiva el know-how y sus marcas en dicho mercado, y después mediante su filial Pipe Restoration Technologies España, S.A. Y, por supuesto, tenía intereses económicos afectados, en tanto que su know-how estaba siendo explotado sin su consentimiento, y en competencia suya.
En cuanto a la inexistencia de secreto industrial sobre las técnicas elaboradas por Pipe para limpiar tuberías sin obras, el Tribunal Supremo da la razón a los demandados cuando admite que, en efecto, la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello deja de ser secreto. Sin embargo, también precisa lo anterior indicando que la patente puede venir complementada con un know-how, que escapa al objeto de dicha patente, que sirve para facilitar la explotación de la misma, y que sobre el que sí puede subsistir secreto industrial.
Todo ello permitió al Tribunal Supremo desestimar el recurso de casación y confirmar la estimación de la demanda por competencia desleal presentada por Pipe Restoration Technologies LLC.
