Guía para anular el registro de una marca

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¿Es posible conseguir la nulidad de una marca registrada de mala fe?

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A pesar de su importancia para las empresas, es frecuente que la marca que abandera una actividad no se haya registrado.  En ocasiones, esta circunstancia es aprovechada por terceros que registran la marca con mala fe.

¿Qué puede hacer el titular de la actividad en estas situaciones?

En este nuevo artículo queremos analizar los supuestos en los que podemos defendernos de inscripciones de marcas solicitadas ilegítimamente.

Concepto de marca y regulación

Merecen la consideración de marca todos los signos para distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado y para ser representados en el Registro de Marcas de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Dentro del concepto de signos quedan comprendidas las palabras (incluidos los nombres de personas) los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, e incluso los sonidos.

Su regulación se encuentra en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas a partir del 14 de enero de 2019.

Formulación de oposición al registro de la marca y recurso de alzada

La oposición puede formularse por aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren perjudicados en el procedimiento de registro de una marca. Podrá formularse oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposición.

La oposición debe formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en el plazo de dos meses desde la fecha de publicación de la solicitud en el BOPI, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

Las presentadas directamente en la OEPM tardan una semana aproximadamente en grabarse y las presentadas en otros Organismos competentes en plazo, pero fuera de la OEPM, de acuerdo con la fecha de recepción, deben recibirse y posteriormente grabarse, lo que supone que, en ocasiones transcurran algunos días más hasta su constancia en la base de datos.

En la resolución, la OEPM toma una decisión final dentro de un procedimiento. Esta decisión puede ser de concesión o de denegación de la inscripción solicitada. Contra cualquier resolución será posible interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El referido plazo de dos meses resulta fundamental para formular oposición, pues en el caso de que el mismo venciera únicamente procedería pretender la nulidad o anulabilidad del registro de la marca, con los requisitos que veremos posteriormente.

¿Como conseguir la nulidad absoluta de la inscripción de una marca?

La nulidad del registro de una marca puede pedirse mediante solicitud dirigida a la OEPM o mediante una demanda reconvencional en acción por violación de marca, siempre que la marca incurra en una de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 5 de la Ley 1/2001, o que el solicitante de la inscripción hubiera actuado de mala fe. En estos casos no opera plazo alguno.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que cuando la contravención en que incurra la marca consista en i) carecer de carácter distintivo ; ii) consistir exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio; o iii) componerse únicamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, la acción de nulidad no será viable cuando dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

¿Qué es la nulidad relativa de la inscripción de la marca?

Además de la nulidad radical, cabe también formular solicitud de anulabilidad contra una inscripción de una marca realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Marcas. Estos artículos establecen las llamadas “prohibiciones relativas”, que se refieren a marcas anteriores, nombres comerciales anteriores, marcas o nombres comerciales renombrados, otros derechos y marcas de agentes o representantes.

Decimos que es un supuesto de nulidad relativa porque cuando el titular de alguno de los derechos referidos en dichos artículos haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe (si bien, en este caso, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior).

Además de lo anterior, merece la pena destacar que quien hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

Procedimiento judicial de nulidad de la marca

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho;

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción (todo ello, a costa del infractor);

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto; e) La atribución en propiedad de los productos, materiales cuando sea posible y;

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Merece la pena destacar que, tanto en el supuesto de nulidad relativa como en el supuesto de nulidad absoluta, corresponde al interesado que pretende la declaración de nulidad demostrar la certeza de los hechos que determinen dicha nulidad de la inscripción de la marca, mientras que será el demandado el que tendrá que aportar los hechos que nieguen la existencia o eficacia jurídica de los mismos.

Órganos judiciales competentes en los procedimientos de nulidad de marca

En materia de patentes, marcas y diseños industriales, los únicos órganos judiciales competentes son los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, Madrid o Valencia. Esto es así por aplicación de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que establece que “será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes”.

Pues bien, dicho acuerdo es el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en la sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, que atribuye la competencia objetiva a los referidos tres tribunales.

Conclusiones

En conclusión, podemos comprobar que existen multitud de opciones que asisten al titular de un derecho anterior para proteger su derecho de marca frente a pretensiones de terceros que le causen perjuicio o impliquen un ejercicio de mala fe. Ahora bien, se hace fundamental que, en estos casos, el titular que pretende defender su derecho actúe con máxima prontitud y presteza, con la ayuda de un abogado especializado en marcas.

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