Existe la posibilidad de reivindicar una marca a pesar de no tener su titularidad presentando una demanda ante los tribunales.
Es el caso previsto en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas: Si una persona física o jurídica no es titular de una marca, pero considera que ésta se ha solicitado con fraude a los derechos de un tercero, o violando una obligación legal o contractual, puede reclamar ante los tribunales su derecho. En caso de estimación, el demandante tendrá la titularidad de la marca por resolución judicial, sin haber pasado por los trámites habituales para su registro.
Una vez presentada la demanda, el Juzgado lo notifica a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación. La OEPM suspenderá el procedimiento de concesión, si estaba todavía en curso, en tanto se resuelve el litigio. Si la marca estaba concedida, en caso de estimación de la demanda, se cambiará el titular.
La acción reivindicatoria puede ser solicitada por el perjudicado por el fraude o el que ha sufrido la violación de la obligación legal o contractual y se dirigirá contra el que ha registrado la marca de manera fraudulenta. Es una acción civil, que se dirige a los juzgados de lo mercantil.
Se puede entablar la acción reivindicatoria frente a la solicitud de la marca antes de la concesión, o contra la marca ya registrada. El problema es el plazo para hacerlo, de solamente 5 años. Una vez transcurrido este plazo, quedará la posibilidad de ejercer la acción de nulidad absoluta, que se recoge en el artículo 51.1.b. o la acción de nulidad relativa por mala fe del agente, que no prescriben nunca.
Los casos más habituales son el registro de una marca por el distribuidor o el abuso de confianza, como las situaciones en las que un agente registra la marca de su proveedor sin su conocimiento. En ocasiones se inician negociaciones para contratar una distribución y sin que lleguen a fructificar, el interesado registra la marca con la que pretendía trabajar. También se dan casos en la que antiguos trabajadores, ex socios, administradores despechados o familiares, registran una marca de la empresa cuando su “legítimo propietario” no lo había hecho. Por último un caso que se da cada vez con más frecuencia es que una empresa registre como marca un nombre de dominio en Internet que se venía utilizando con anterioridad.
Si se consigue la estimación de la demanda, la OEPM inscribirá el nuevo titular y cancelará el anterior, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.
El problema es que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no están pendientes de las publicaciones del registro de marcas y cuando se dan cuenta de la violación, puede haber transcurrido el plazo y ser imposible ya su solución.
Puede ser de utilidad crear una alerta en Google con el nombre de su negocio o marca no registrada. De esta manera, le enviarán un email si aparece en Internet.
Y si el problema ya existe, sabe que dispone de la acción reivindicatoria de marca.
