Guia sobre la Accion Reivindicatoria de Marca

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La acción reivindicatoria de marca permite su restitución al legítimo titular

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Introducción al Derecho de Marca

Antes de entrar a explicar la acción reivindicatoria en el Derecho de Marca, debemos referirnos a su regulación legal.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas), recoge actualmente el régimen jurídico de los signos distintivos, como uno de los campos de la propiedad industrial, tras la necesaria armonización comunitaria en materia de marcas a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Nuestra legislación nacional surge por la necesidad de tener un sistema nacional propio de registro de marcas por las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

El Derecho de Marca se rige por una serie de principios:

El principio de prioridad

El derecho sobre la marca se origina a través del uso efectivo de dicho signo en el tráfico económico y jurídico, por lo que, por su uso habitual, acaba perteneciendo a quien lo hizo por primera vez para destacar sus servicios o sus productos en el mercado.

Principio declarativo

El uso del signo distintivo es el modo de adquisición que prevalece en el sistema de marca, implicando, por lo tanto, que la inscripción en el registro competente de la marca no tiene un valor constitutivo del derecho a su uso, sino un valor declarativo. En caso de surgir discrepancias entre el que la usaba primero y quien la registró después, quien tiene el derecho sobre el signo es el primero.

Principio de notoriedad

Conforme fue evolucionando la sociedad, también evolucionó el derecho de marcas, por lo que ya no valía con su simple uso en el tráfico económico como modo adquisitivo, sino que ya era necesario que su utilización fuera notoria, conocida por terceros, es decir, que en el mercado se conociera el signo y a quién pertenecía. Este principio implica, no solo difusión, también reconocimiento por parte de los terceros, es decir, de los consumidores.

Principio de inscripción registral

Con el avance del sistema de marcas, este principio provoca que, para que nazca el derecho sobre el signo distintivo, sobre la marca, se ha de inscribir en el Registro. Solo a través de la inscripción, el titular de la marca tendrá el derecho exclusivo sobre la misma, impidiendo que terceros la utilicen sin el consentimiento del propio titular. Con la inscripción registral, se impone la adquisición constitutiva, independientemente del uso que se le haya dado o si es notorio en el tráfico económico.

La Ley de Marcas establece en su artículo 3, la legitimación. Establece que “Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. (…) podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.”

Es también el artículo 2.1 de la misma Ley el que establece que “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado (…)”.

Es decir, se instaura en nuestro ordenamiento jurídico el principio de inscripción a la hora de acreditar la utilización de un signo distintivo, frente al mero uso. Aunque también es cierto que, a lo largo del articulado de la ley, equipara el principio de inscripción con el de notoriedad, pues tanto el artículo 6.2 como el artículo 34.5 de la misma Ley, establecen que no podrán utilizarse como marcas los signos “Las marcas no registradas que sea notoriamente conocidas”, y pone en el mismo nivel al titular de la marca que es notoriamente conocida con el titular que tiene su marca registrada, otorgando al primero un “ius prohibendi” igual que el que tiene el segundo.

En definitiva, por la Ley de Marcas se regula y se reconoce, tanto el principio de inscripción registral como el principio de notoriedad, por lo que nos encontramos ante un sistema mixto, aunque la adquisición del derecho de marca nace cuando se registra de forma válida.

¿Qué es la acción reivindicatoria?

El artículo 2 de la Ley de Marcas, en concreto, su apartado segundo, regula la acción reivindicatoria, estableciendo que “Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.

Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.”

Por su parte, el apartado tercero reza que “Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.”

Aunque se presume la buena fe de quien inscribe la marca,  la  acción reivindicatoria permite al usuario que no registró su signo distintivo, ejercitar dicha acción contra el titular de la marca que ha conseguido registrarla en fraude de su derecho, en fraude de los derechos de un tercero o violando alguna obligación legal o contractual.

Por lo tanto, no solo existe el principio de inscripción registral como medio para adquirir el derecho sobre el signo o la marca, sino que a través de la acción reivindicatoria se permite al usuario no registral de dicho signo distintivo ver reconocidos y protegidos sus derechos.

De hecho, la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de enero de 2008 (nº de Resolución 6/2008) trajo a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de octubre de 2007, la cual estableció que “Es cierto que el nacimiento originario del derecho sobre la marca se condiciona a la inscripción -artículo 3.1 de la Ley 32/1988 [en la vigente Ley de Marcas, art. 2.1]-, pero no cabe desconocer que la reivindicación está prevista precisamente para este tipo de situaciones extraregistrales, como medio de protección de las mismas en caso de colisión con un registro válido, que es sacrificado en beneficio de aquellas.”

La Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de diciembre de 2008 (nº de Resolución 681/2008) estableció también que “La acción reivindicatoria (…) viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros.

Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcaria a favor del tercero, cuando quien accede al Registro y consigue para sí el «ius prohibendi», lo hace de manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual. Se sacrifica así la regularidad formal del Registro en beneficio de valores extra-registrales que se consideran de mejor derecho que el inscribiente (SAP Asturias, secc 1ª, de 21- diciembre-2007 y STS 5-octubre- 2007).

El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal «reivindicativa», más que «reivindicatoria» es la sustitución -en el sentido de subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que accede ilícitamente al Registro (STS 25-febrero-2005).

Por lo expuesto, fácil es deducir que resulta innecesario que el accionante tenga que probar que la denominación que usa constituye «marca notoria», pues el triunfo de su tesis no se basa en la notoriedad de su marca, sino en la «mala fe» del solicitante (STS 30 -mayo- 2005).

Se trata, al fin, de probar que quien accedió al Registro actuó fraudulentamente, en la misma línea conceptual que resulta del art. 4-4-g de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas de registro.”

Para poder ejercitar la acción reivindicatoria, no es necesario que la marca o signo distintivo sea notoriamente conocida en el tráfico económico o jurídico.

Requisitos de la acción reivindicatoria

Son varios los requisitos para poder ejercitar la acción reivindicatoria:

Plazos

La doctrina y la jurisprudencia no es pacífica en este sentido. Hay discusión sobre si el plazo ha de ser de prescripción o de caducidad.

Por un lado, la doctrina considera que el plazo de cinco años es de prescripción, no de caducidad, por lo que podrá ser interrumpido conforme a lo establecido en el art. 1973 CCivil, pues considera complicado, en cuanto al “dies a quo”, el cómputo del plazo, si este fuera de caducidad. También representaría complejidad si fuera un plazo de caducidad a la hora de fijar el día como el momento en que la marca es comenzada a ser utilizada de forma efectiva.

Por el contrario, la jurisprudencia considera el plazo de cinco años para ejercitar la acción reivindicatoria, como de caducidad, apreciable de oficio.

En este sentido, la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de noviembre de 2011 (nº de Resolución 356/2011) que “En relación a la caducidad, tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en su Sentencia núm. 999/1994 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre, que «por otra parte, es de tener en cuenta que (…) la caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares señalan un plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiriéndose a las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, nota característica que la diferencia de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con eficacia jurídica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y automática de tal derecho en razón meramente objetiva de su no utilización, y más en cuanto que los derechos o facultades jurídicas conceden a su titular la facultad o poder para provocar un efecto o modificación jurídica, con el fin de producir una consecuencia de tal índole en favor del sujeto y a cargo de otros, lo que puede tener lugar haciendo cesar un preexistente estado de derecho hasta el punto de que, en definitiva, se es titular de la acción creadora y no del derecho creado, ya que para que surja éste es condición indispensable que se ponga en ejercicio en el plazo prefijado, pues si transcurre sin que la acción concedida se utilice desaparecen los derechos correspondientes, situación incluso apreciable de oficio en instancia, (…).”

Acreditar el uso del signo anteriormente

Es necesario que se acredite, por parte del que ejercita la acción reivindicatoria, que se ha hecho uso del signo anteriormente a su inscripción en el Registro, pues esta acción resulta de aplicación cuando es necesario proteger los derechos del usuario del signo, extra registral, no los del titular registral, pues este último puede ejercitar otras acciones legalmente reconocidas.

La Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 10 de diciembre de 2010 estableció que “Conviene observar que la protección que dispensa a través de la acción reivindicatoria el art. 2.2 de la Ley de Marcas se articula sobre el uso extrarregistral del signo por parte de quien es perjudicado por la actuación fraudulenta del tercero que lo inscribe, de ahí que, a nuestro entender, tal uso pacífico del signo haya de serlo de buena fe, tanto en el sentido de «criterio regulador del ejercicio de los derechos», como en su dimensión de ignorancia de la existencia de vicios que afecten a su título, art. 433 CC y sentencia, entre otras muchas, del TS de 5.3.1991 (RJ 1991, 1718), esto es, el uso que encuentra amparo en el precepto marcario citado es aquel que tiene la condición de pacífico y realizado de buena fe en el sentido mencionado, tanto como la creencia en la plena legitimidad del uso que del signo se vaya haciendo.”

Acreditar que es “persona perjudicada”

El usuario del signo ha de probar, tal y como establece el art. 2.2 de la Ley de Marcas, que el perjuicio ha consistido en el fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual. El perjuicio tiene que ser ese, no puede ser de otra naturaleza, pues sino, no se podría ejercitar la acción reivindicatoria (SAP Alicante, Sección 8ª de 27/04/2012).

La Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2 de octubre de 2008 (nº de Resolución 356/2008) dijo que “El término fraude (manifestación del llamado fraus alterius, cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o negocio -fraus omnia corrumpit- e impide que de él nadie obtenga ventaja -fraus nemini prodest-) se emplea en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe. Se trata, en fin, de un concepto de significado similar al que resulta del artículo 4.4.g de la  Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas de registro.”

Acreditar que marca registrada y marca usada coincidan en su parte distintiva

Es necesario, por parte del que ejercite la acción reivindicatoria, acreditar que la marca utilizada y la marca registrada coinciden de forma plena en su parte distintiva, aunque las SSTS de 5/10/2007 y 30/07/2013 aclararon que no tienen por qué tener una identidad absoluta, sino que es suficiente la “identidad sustancial” para que la identidad existe jurídicamente.

Efectos de la acción reivindicatoria

Cuando se estima la acción reivindicatoria planteada por la parte demandante, el titular registral tendrá que restituir la marca o el nombre comercial que fue registrado en fraude de los derechos del que usaba la marca. También se puede, subrogar en la posición jurídica del titular que accedió de forma ilícita al registro de la marca.

La acción reivindicatoria que se estima tendrá efectos declarativos, con la necesaria cesación por parte del que era titular registral del signo o marca reivindicados. Es posible que se imponga una multa coercitiva, tal y como establece el art. 44 de la Ley de Marcas.

Conclusión

Cuando un usuario de un signo distintivo o una marca en el tráfico económico y jurídico lo pierde por registro de la marca por un terecero,  puede ejercitarse la acción reivindicatoria.  Esta permite al perjudicado subrogarse en la posición del tercero solicitante o titular registral de su signo distintivo (tercero de mala fe) recuperando la titularidad de la marca con todos sus derechos. 

El que ejercite la acción reivindicatoria tiene que acreditar que el titular registral de la marca solicitó el registro “con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual”.

Esta acción podrá ser ejercitada, bien antes de la inscripción de la marca, es decir, durante la solicitud de registro, o bien durante el plazo de cinco años siguientes a la fecha de publicación de la concesión. También en el plazo de cinco años desde que el signo distintivo o la marca hubiera sido utilizada, tal y como establece el art. 39 de la Ley de Marcas.

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