La vigencia de una marca requiere su uso efectivo para el tipo de producto en el que se registra y el titular debe demostrarlo.
Sobre la efectividad de la marca en todos los productos de una clase y la necesidad de su uso, se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de febrero de 2015, con relación a la marca “pinganillo”.
El conflicto de plantea entre una persona física, D. Borja que se dedicaba a la importación y venta de “pinganillos”, es decir micro audífonos y que era titular de los dominios “epinganillo.com”, “epinganillo.net” y “epinganillo.es”. Según D. Borja, se había visto sometido a una campaña de acoso por D. Ismael, que había solicitado el registro de la marca española “pinganillo” en el año 2004 y que le fue concedida con el nº 2.579.589 en septiembre del mismo año.
D. Borja alegaba que se trataba de una marca descriptiva, que se venía utilizando desde el año 1983, año en que un presentador de TVE empleó el término. Además, la marca estaba registrada para todos los productos de la clase novena del nomenclator, pero sólo se utilizaba para designar “aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido”, por lo que entendía que había caducado para los productos en los que no se utilizaba. En la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil, se invocan:
1.-Nulidad absoluta del artículo 5.1.d): No podrán registrarse como marcas:
“los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”
2.-Caducidad del articulo 55.1 de la Ley de Marcas:
“Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro (….) cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta ley”
El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda y D. Borja recurrió ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, que volvió a rechazar su petición. Así que interpone recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo.
En cuanto al recurso de casación, se plantea por dos motivos:
1.- Se negó la legitimación a D. Borja para alegar la caducidad por lo que se infringió el art. 59 a) de la Ley de Marcas: El Tribunal Supremo estima el motivo, pues considera que al tratarse de una prohibición absoluta, la legitimación se debe interpretar en sentido amplio.
2.- Es el demandado el que debía probar el uso de la marca, pues el artículo 58 LM coloca sobre este la carga de demostrar su uso con arreglo al artículo 39 LM. Además, el demandado tampoco demostró el uso en relación a los otros productos para los que fue registrada.
El Tribunal Supremo considera caducada la marca para los productos de la clase 9 para los que no había sido utilizada. El propio demandado en sus declaraciones reconoce que no se había utilizado para algunos de los productos dentro de la clase 9 del nomenclator. En consecuencia, la marca “pinganillo” se mantiene en vigor solamente para “aparatos de registro, transmisión y reproducción del sonido”, pero se declara su caducidad por falta de uso para el resto de tipos de producto en la clase 9.
Por último, se desestima la caducidad por vulgarización por considerar que en el momento en que la marca fue concedida no existía dicho motivo.
