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El derecho de exclusiva de uso por el titular de la marca no es ilimitado sino que la ley permite en determinadas situaciones el uso por terceros: es lo que se denominan “usos atípicos”.
Frente a la amplitud de los derechos conferidos al titular de la marca en el artículo 34 de la Ley de Marcas, la propia Ley en su artículo 37 y la jurisprudencia, han perfilado las condiciones que deben tener los usos de la marca por terceros para no incurrir en una infracción: En general, no deben producir un riesgo de confusión, (que infringiría el artículo 34 de la LM), ni pueden aprovechar injustamente la reputación ajena (pues se incurriría en competencia desleal).
El artículo 37 exige que el uso de una marca ajena se haga conforme a lo que denomina “prácticas leales”. Se consideran prácticas leales las que responden al principio de buena fe contractual del artículo 7 del Código Civil y del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.
Y en concreto, enumera tres casos:
1.- Uso de su nombre y su dirección: Una persona puede utilizar su nombre a pesar de que exista una marca que coincida con el mismo, salvo que exista como hemos visto antes, riesgo de confusión o aprovechamiento desleal.
2.- Indicaciones relativas a la especie y otras características de los productos.
3.- Uso de la marca para indicar el destino de un producto o servicio como en el caso de accesorios o recambios.
En general el punto clave es que el uso de la marca ajena se haga con carácter descriptivo y no con función distintiva, de forma que quede excluido el riesgo de confusión, y de la mano de éste el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (Sentencias TJCE de 23 de febrero de 1999, caso BMW y de 25 de octubre de 2001, caso Toshiba).
Además de estos supuestos del artículo 37 de la Ley de Marcas, la jurisprudencia admite como usos atípicos las parodias, la publicidad comparativa, el uso en test de consumidores, el uso en obras científicas o literarias o incluso la reproducción como obra artística (el caso más famoso es el de las sopas Campbell, o las “Five Coke Bottles” por Warhol).
El uso atípico que está generando más litigios recientemente es el empleo como “keyword” de una marca en «adwords” para que cuando los clientes busquen en Google, aparezca el anuncio de mi producto.
Pero este asunto, será objeto de otra entrada.
