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La legislación prohíbe el registro de algunos tipos de marcas, por atentar contra intereses generales (prohibiciones absolutas) o privados (prohibiciones relativas).
En esta entrada hacemos referencia a las prohibiciones absolutas, que vienen recogidas en el artículo 5 de la Ley de Marcas. Se refieren a signos que por el interés público, no pueden ser concedidas. Su interpretación debe hacerse de manera restrictiva por tratarse de una limitación de derechos y la lista de dicho artículo tiene carácter tasado. Su fundamento es el interés general: La concesión de este tipo de marcas, supondría otorgar una ventaja competitiva que dificultaría el acceso al mercado a los competidores, de una forma no merecida. Se trata generalmente de permitir el uso por todas las empresas de signos libremente disponibles e impedir que un empresario se apropie de ellos en exclusiva. También se pretende impedir el uso de signos que pueden resultar engañosos.
Las prohibiciones absolutas del registro de marcas son revisadas de oficio y tienen carácter imprescriptible: la acción para solicitar no caduca nunca. En el caso de las prohibiciones relativas, el plazo de caducidad es de cinco años (art. 52 de la Ley de Marcas).
Los casos de prohibición del artículo 5 se recogen a continuación:
1.-Signos que no sean distintivos y gráficos
El artículo 5.1.a) se refiere a los signos que según el artículo 4.1 de la misma ley, no puedan ser registrados como marcas. Debe tratarse de signos susceptibles de representación gráfica (por las necesidades de registro y publicación) y deben distinguir los productos a los que se aplican del resto del mercado.
No se permite que una empresa se apropie de todas las formas y colores de un mercado (Sentencia Dyson, C-321/03, TJCCEE).
No se permiten las marcas olfativas, gustativas ni táctiles, dada su dificultad de registro gráfico.
2.- Signos a los que le falta el carácter distintivo
Se recogen en el artículo 5.1.b) y se refieren a aquéllos a los que les falta la aptitud diferenciadora o la capacidad distintiva. Si no sirve para distinguir los productos, no se puede registrar como marca. No se aceptan marcas ni excesivamente simples, ni demasiado complejas, sobre la percepción que puede tener un consumidor medio.
3.- Signos absolutamente prohibidos
En el artículo 5.1.c) se recogen una serie de signos que cuyo registro está absolutamente prohibido como son:
- Signos descriptivos: necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los actores. Se refieren a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, valor, procedencia geográfica o época de recolección.
- Signos sugestivos o evocativos: hacen referencia a una cualidad del producto. Aunque en este sentido se viene aceptando el registro a pesar de que permitan al consumidor intuir el producto o la actividad.
- Denominaciones descriptivas en lenguas extranjeras y en lenguas, españolas distintas del castellano, salvo que su uso las haya hecho comunes. Si el significado del vocablo extranjero no es reconocible por el consumidor medio, se puede registrar.
- Publicaciones: Los periódicos como “El Norte de Castilla” tienen derecho a la marca del conjunto, pero no pueden apropiarse de la palabra individual (en este caso “Castilla”).
- Palabras compuestas: Si las palabras son habituales, al unirlas siguen manteniendo su carácter descriptivo y por tanto, no se pueden registrar.
- Indicaciones de procedencia geográfica: Se permite el registro de marcas descriptivas del origen geográfico si se trata de marcas colectivas o de garantía o son solicitadas por el Consejo Regulador o la autoridad de control que corresponda. Se recogen en el Reglamento 510/2006 de Consejo de la UE.
4.- Signos que han devenido en usuales
Su prohibición de registro se establece en el artículo 5.1.d): Se pretende evitar el uso monopolístico por una empresa de un término que ha devenido general con relación a unos productos o servicios. El carácter habitual o usual del signo se debe hacer con relación al momento en el que solicitó el registro de la marca. Por ejemplo “broker” para intermediarios financieros o “Light” para productos con menos calorías.
5.- Signos tridimensionales, formas impuestas, necesarias o que dan al producto un valor sustancial
Se recogen en el artículo 5.1.e). Las marcas tridimensionales se pueden registrar pero no todas las formas son susceptibles del registro como marcas, por que las formas necesarias, genéricas o usuales de los productos, no pueden ser monopolizadas por el “avispado” empresario que las pudiese registrar: Como ejemplos, podemos citar la prohibición de registro como marcas de formas de snacks (STS 26.06.2006), o envases de yogures.
Tampoco se pueden registrar las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos: No es registrable una botella de vino que no contenga grabados o estampados que la distingan del resto.
No se permite registrar la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico, como mecanismo para “saltarse” la legislación de patentes y al registrar la forma como marca, conseguir un monopolio que puede ser “eterno” renovando la marca: es el caso de la denegación de la marca de Philips consistente en tres cabezales rotatorios dispuestos en triángulos de sus máquinas de afeitar. Tampoco se pueden registrar formas que den al producto un valor sustancial de carácter ornamental o estético por que no son realmente diferenciadoras del origen empresarial del producto y pretenden eludir la limitación temporal que les otorga la propiedad intelectual o industrial.
6.- Signos contrarios a la ley o al orden público
Se tiene en cuenta la sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos, la legalidad vigente o la contravención de los principios sociales, políticos y jurídicos que conforman nuestra sociedad.
También se prohíbe el registro de signos contrarios a las buenas costumbres como palabras “malsonantes”.
7.- Signos engañosos
No se permite el registro de signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto Por ejemplo se denegó el registro de la marca “V Garantía Vitaminas” por generar una imagen de cualidades que no correspondían con la realidad. O la marca “Teka de Kenia” por poder aplicarse a productos que no están hechos de dicho material.
8.- La especial protección en el caso de vinos y bebidas espirituosas
El artículo 5.1.h) recoge esta protección especial: Se impide el registro como marcas de las denominaciones que aludan a las denominaciones de origen o las identificaciones geográficas de procedencia.
9.- Marcas que contienen signos oficiales
No se pueden registrar como marcas las que reproduzcan o imiten el escudo, bandera, condecoraciones y otros emblemas de España, las Comunidades Autónomas, municipios o entidades locales, o que sean de interés publico.
10.- Excepciones por distintividad adquirida
En los artículos 5.2 y 5.3 se permite evitar las prohibiciones de registro, si la marca ha adquirido un carácter distintivo y su diferenciación ha resultado del uso previo por el solicitante. Por ejemplo, se permitió el registro como marca de la frase “Tómate un respiro” por el fabricante de las barritas de chocolate.
En resumen, el registro de una marca está limitado por una serie de prohibiciones. Es conveniente contar con el asesoramiento de un abogado experto en marcas, para evitar los problemas que se pueden generar.
¿Le han denegado en alguna ocasión el registro de una marca por una prohibición absoluta?
