¿Cómo se resuelven los conflictos entre una marca nacional y una marca comunitaria posterior?
Es el problema de los denominados títulos de cobertura: determinar si es o no posible en nuestro sistema que los “títulos de cobertura” (títulos otorgados con posterioridad a otro prioritario) puedan facultar a su titular a invadir el ámbito objetivo que ampara al del título más antiguo.
Analizamos el caso sobre la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de enero de 2015.
La empresa “Wenf International Advisers Limited” y su distribuidora “Pull Tap’s” demandan a “Hogar Perfecto Siglo XXI S.L.” por comercializar un sacacorchos que Wenf tiene registrado como modelo industrial.
El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid, dicta sentencia estimando parcialmente la demanda y condenando a “Hogar Perfecto” a cesar en la explotación del sacacorchos, retirar del mercado todo material que utilice el diseño infractor, a publicar la sentencia en un diario nacional y a una indemnización de daños y perjuicios de 1.396 euros.
“Hogar Perfecto” apela el fallo ante la Audiencia Provincial alegando que no se puede aplicar la prescripción de 15 años del artículo 1964 del Código Civil. La Audiencia indica que a tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 20/2003 de Protección del Diseño Industrial, el plazo de prescripción es de 5 años. Y que cuando se presenta la demanda en julio de 2010, habían transcurrido solamente 2 años desde la infracción por “Hogar Perfecto” en el año 2008. Se descarta este motivo.
Por otra parte, “Hogar Perfecto” intenta justificar la legalidad de su sacacorchos, por tener un modelo comunitario registrado (con fecha posterior al diseño industrial de Wenf: Es el problema de los títulos de cobertura).
La Audiencia trae a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2013, y concluye, haciendo referencia a su sentencia de 10 de junio de 2009, que una marca comunitaria posterior no puede servir de cobertura a las infracciones de una marca nacional anterior por los siguientes motivos:
1.- El art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, no confiere un “derecho a usar” sino un “derecho a prohibir” el uso por terceros.
2.- La idea anterior es coherente con el texto del artículo 106 del Reglamento de Marca Comunitaria que indica que no afectará al derecho otorgado por la legislación de los estados miembros titulares de derechos anteriores a actuar contra el uso de una marca comunitaria posterior.
3.- Esta idea viene confirmada por la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala 4ª) de 23 de octubre de 2002 y el Auto de 28 de abril de 2004 del TJUE (caso “Matratzen”). Mas recientemente, la Sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2013 pone fin a las dudas doctrinales indicando que:
«El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».
En el caso de los diseños industriales, la posición del TJUE es la misma, como ha reflejado en su Sentencia de 16 de febrero de 2012.
«El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE ) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.”
En definitiva, los títulos comunitarios posteriores, no pueden servir de cobertura a conductas infractoras de los derechos de propiedad anteriores.
Se niega la posibilidad de que “Hogar Perfecto” encuentre amparo a su conducta en un modelo comunitario posterior. Se confirma que las similitudes en el diseño pueden provocar la confusión del consumidor y se rechaza el recurso, confirmando la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.
