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Las marcas notorias y marcas renombradas gozan de una protección especial en nuestro derecho por ser objeto de deseo para los imitadores.
Pero ¿Cuál es el concepto de marcas notorias y marcas renombradas?
La Ley de Marcas lo establece en el artículo 8, apartados 2 y 3:
- Marcas notorias: Son aquellas que “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.
- Marcas renombradas: Las conocidas por el público en general.
Es decir se produce una graduación desde la marca notoria que es conocida en el sector y la marca renombrada que es conocida por el público en general.
¿Qué implicaciones tiene el que se considere a una marca renombrada o notoria?
A diferencia de los signos “comunes”, marcas que carecen de esta relevancia, las marcas renombradas o notorias y los nombres comerciales así considerados, tienen una protección más reforzada.
El artículo 8.1 de la Ley de Marcas prohíbe el registro de un signo idéntico o semejante a una marca notoria o renombrada, aunque sea para productos no similares, si puede establecerse una conexión entre ambas y ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido para la marca “nueva” o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la “marca conocida”.
La doctrina interpreta que para el legislador, cuando se trata de una marca renombrada, se impedirá el registro para cualquier clase de producto o servicio y que en el caso de las marcas notorias, se deberá valorar su grado de notoriedad y cuanto mayor sea ésta, se extenderá a más productos y servicios.
A diferencia de las marcas “comunes” en las que se impide el registro si existe riesgo de confusión (art. 6.1.b de la Ley de Marcas), con las marcas notorias y renombradas basta con que exista el riesgo de “conexión”, es decir, no se exige probar el riesgo de confusión: Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en sentencia de 22 de marzo de 2007): “El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior notoria o similar”.
La protección de las marcas notorias y renombradas rompe con en principio de especialidad: Las marcas “comunes” se protegen en la clase para la que están registradas. Las marcas notorias alcanzan a otras “clases” de manera proporcional a su notoriedad: a mayor conocimiento mayor extensión. Por otro lado, la protección de las marcas renombradas se extiende a cualquier tipo de producto o servicio.
Las marcas comunitarias renombradas, aunque no estén registradas en España, gozan de la misma protección (art. 4.3 de la Dir 2008/95/CE).
Sin embargo, se admiten las siguientes excepciones: Se podrá utilizar una marca que pueda entrar en conflicto con una notoria o renombrada si existe justa causa para utilizarla, como un registro anterior, o se trata de clases muy distintas.
En caso de conflicto, la carga de la prueba sobre el carácter notorio o renombrado de una marca, corresponde al que la alega. Y generalmente esta prueba se interpreta de forma restrictiva por los tribunales.
¿Qué ocurre si una marca es notoria pero no está registrada?
Para la Ley de Marcas, se equipara a una marca registrada y puede tanto oponerse al registro, como pedir la nulidad o prohibir el uso de una marca que viole sus derechos. Ahora bien, esta marca no registrada deberá probar su notoriedad y su uso en España.
En resumen, la protección de las marcas notorias y renombradas se extiende más allá de donde a primera vista pudiera parecer y un conflicto con una gran empresa puede resultar muy costoso.
